1. [인사말] 뉴스레터 발간을 시작하며 　

안녕하십니까.

진성특허법률사무소입니다.

저희 진성특허법률사무소에서는 격주간으로 뉴스레터를 발간하여 발명가 및 관련자에게 배포하고

있습니다.

비록 처음 배포하는 뉴스레터라 부족한 점이 많을 것이라 사료되지만, 발명가 및 관련자들이 특허정책을 수립하시는데 도움이 되었으면 합니다.

2. [IP News] 100大 우수 특허제품 大賞 하반기 50選 공모

한국일보사는 특허청과 공동으로 국내 우수특허기술을 장려하고 사업화에 성공한 제품ㆍ기업을 적극 발굴, 육성하여 발명가의식고취 및 신지식강국의 경쟁력확보를 위해 『100대 우수 특허제품 大賞』을 상반기 50선(選)에 이어 하반기 50선(選)을 공모합니다.

상하반기 각 50개를 선정, 발표하는 『100대 우수 특허제품 大賞』은 특허 신제품과 이미 사업화에 성공한 우수 특허제품을 대상으로 “100대 우수 특허제품” 인증서를 수여합니다.

또 100대 우수 특허제품 중에서 본상 심사를 통해 국무총리상, 산업자원부장관상, 특허청장상, 한국일보사장상 등 총 31개 업체를 뽑아 시상합니다.

100대 우수 특허제품에 선정된 업체는 정부의 우선구매업체로 지정을 받게 되며 특허청 및 한국발명회가 주관하는 각종 특허전시회에 전시되는 특전이 부여되고 우선 상반기 선정된 50개 업체에 한하여 “2002 서울국제발명전시회” 전시 지원 혜택을 드립니다.

100대 우수특허제품 大賞에 많은 기업의 참여를 바랍니다.

▲신청서 접수＝2002년 11월 4일(월)부터 11월 30일(토)까지(전시회 지원업체 11월 8일(금)까지)

3. [IP News] 내달 서울서 제1회 국제발명전 개최

내달 서울서 제1회 국제발명전 개최됩니다.

'SIIF 2002'로 명명된 '2002 서울 국제발명전시회(www.siif.org)'는 특허청이 주최하며, 한국발명진흥회 주관으로 오는 12월 4일부터 8일까지 5일간 서울 COEX 태평양관에서 개최됩니다.

이번 SIIF 2002는 단순한 발명품 전시회가 아니라 발명에 대한 전반적인 정보를 제공하고 특허 기술과 기술이동에 관한 정보, 발명 기술의 상품화 등을 포괄하는 국제 전시회입니다.  특허청은 이를 위해 전 세계 특허청과 특허 관련 기구, 기업, 발명가들과 연결해 이번 SIIF 2002에 세계 약 30개국이 참가, 500여 점의 발명품이 전시될 예정입니다.

특히 이번 국제발명전은 20년 역사의 '대한민국특허기술대전'을 같은 장소에서 동시에 개최함으로써 세계 각국의 신기술 동향 파악은 물론 기술교류와 화합의 공간을 마련한다는 의미를 갖고 있으며, 규모면에서도 스위스 제네바 국제발명전, 독일 뉘른베르그 발명전을 능가하는 규모가 될 것으로 전망됩니다.

특허청은 이를 위해 전시관을 국제관, 국내관, 지원관 등 3개 영역으로 구성하고 있습니다. 국제관에는 외국발명가의 발명품, 국제기구, 학생관과 해외거주 교민들의 발명품이 전시되고, 국내관에는 특허기술대전 출품작을 비롯해 유통관과 여성관으로 구성되며, 지원관에는 특허기술이전지원 기능과 기업별 테마관, 체험관, 홍보관 등이 배치됩니다.

이번 국제발명전은 세계 최대 규모로 그 동안 외국발명전에서 많은 수상경험을 가진 국내 발명기술을 세계 각국에 소개하는 기회가 될 것이며, 발명품의 전시뿐만 아니라 신기술의 흐름을 파악하고 교류해 수출시장을 개척할 수 있는 절호의 기회가 될 것으로 기대됩니다.

* 문의 : 발명정책국 발명정책과실 최종협 과장, 전화 042-481-5168

4. [정책] EU, 엄격한 원산지 Rule 제안

세계무역기구(WTO)의 신라운드(다국적 무역교섭)에서 EU가 세계 각지에서 판매되는 각종

상품의 이름에 생산지를 사용할 때의 Rule을 엄격하게 적용하도록 5일 제안했다.

제안이 실현되면 원산지와 다른 지역명을 상품에 붙이는 것은 허용되지 않게 되어, 인도에서 실제로 만든 카레가 아니면 「인도 카레」라고 하는 상품명을 붙일 수 없게 된다.

WTO에서는 연내에 결론을 내려야 하지만 일본 정부도 「산지 브랜드를 지키는 것은 중요하다」고 보아 원칙적으로 찬성하는 방향으로 검토하고 있다. EU는 구체적 대상품목을

명확히 하고 있지는 않지만 「Bulgaria 요구르트」 「팔마 햄」 「파메젼 치즈」라고 하는

상품명은 실제로 현지에서 생산하지 않으면 표시할 수 없게 될 가능성이 있다. 한편 일본도

일본술이나 일본쌀, 된장, 간장등에서 국내산지 브랜드가 보호될 가능성이 있다.

지난 번 우루과이라운드에서 94년 합의한 지적 재산권 보호 협정(TRIPs협정)에서는 실제 원산지를 병기하여 소비자에게 오해를 주지 않으면 원칙적으로 상품명에 지명을 사용해도 상관없는 것으로 되었다. 그 결과 「인도 카레」라고 하는 상품명도 인도산 카레가 아니고 인도 풍미의 카레라고 해석되는 한에서는 허용되었다.

EU가 신제안을 한 것은 역내에 명산물 산지를 다수 가지고 있기 때문이라고 볼 수 있다. 한편 미국이나 오스트레일리아 등 유럽으로부터 이민이 많은 나라는 유럽의 명산품을 자신의 나라에서 뿌리내리게 하고 있는 예가 많기 때문에 엄격화에는 반대하고 있다.

[ 자료원 : 요미우리신문 11. 6 ]

5. [특허 Q&A] 동일한 발명의 이중특허

[질문] 저는 “가습기”를 생산하는 생산업자로서 이미 선행기술이 존재하는 발명임에도 불구하고 특허청의 선행기술조사 오류로 인해 등록된 특허를 기반으로 사업을 하던 중 선행기술의 특허권자인 갑이 자신의 특허권을 침해했다는 사실을 알려왔습니다. 실제로 선행기술 특허권자의 “가습기”와 제 특허의 “가습기”가 동일하다면, 이미 특허를 통해 얻은 수입에 대해 선행기술의 특허권자에게 로열티 또는 손해배상을 하여야 하나요?

[답변] 특허법 제36조 제1항은 최선출원만이 특허 받을 수 있다는 출원의 선후관계에 대해서 규정하고 있습니다. 그러나, 심사관의 착오나 심사미비로 동일한 발명에 대하여 2 이상의 출원에 특허권이 형성되는 것을 간과할 수는 없습니다. 즉, 동일한 발명의 이중특허의 문제가 발생할 개연성은 언제나 있다고 봅니다. 동일한 발명의 이중특허가 발생한 경우에는 1발명 1특허를 표방하는 특허제도의 취지에 어긋나기 때문에 그 중 하나의 특허만을 유효하게 존속시키고 그 외의 특허는 이를 무효로 시켜야 합니다. 귀하는 특허권은 일단 선행기술이 존재하기 때문에 무효사유가 있다고 사료됩니다.

그러나, 귀하가 선행 기술의 존재를 모르고 특허권을 부여 받아 해당 특허권의 실시 사업을 하였을 경우에는 귀하의 특허가 무효가 되더라도 과거의 실시 사업에 대하여는 형사상 민사상의 책임은 지지 않을 수 있습니다.

먼저, 형사상의 책임을 지기 위해서는 이른바 '침해의 범의'가 있어야 하는데, 귀하는 특허 전문 행정 기관인 특허청이 선행 기술과의 관계 등 특허 요건을  심사한 후 특허를 내준 것이고 귀하는 그러한 자신의 권리를 실시한 것이기 때문에 '침해의 범의'가 없어 형사상의 책임이 없는 것입니다.

또한, 민사상 귀하가 손해 배상 책임을 지기 위해서는 귀하의 행위가 '불법행위' 이어야 하고 '불법행위'는 행위자의 고의 또는 과실이 있어야 성립합니다. 그런데, 특허 전문 행정 기관인 특허청이 선행 기술과의 관계 등 특허 요건을  심사한 후 특허를 내준 것이므로 귀하는 침해의 고의 또는 선행 특허를 알지 못한 것에 대한 과실은 없는 것으로 생각됩니다. 그러므로 민사상의 손해배상책임도 없는 것이 됩니다.

물론 귀하의 특허가 무효가 확정되면, 귀하의 특허는 처음부터 없었던 것으로 되기 때문에 과거의 실시 사업과 관련하여 책임을 지게 되는 것은 아닌가 하는 의문이 있을 수 있을 것입니다. 그러나, 무효가 되더라도 귀하가 침해의 고의나 과실이 있었던 것은 아니기 때문에 소급해서 과거의 실시 사업에 대해서까지 형사상 민사상의 책임은 지지 않게 될 것으로 생각됩니다.

귀하의 특허가 무효 심판 등에 의하여 무효가 확정되면 그 이후에 실시하는 것에 대해서는 당연히 선행 특허권의 침해가 될 수 있습니다. 또, 무효가 확정되기 전이라도 무효 사유가 너무나 명백한 것을 귀하가 알게 되었을 경우에는 상대방(선행 특허권자)이  그러한 사실을 입증하여 무효가 되기 전이라도 무효 사유를 알게 된 이후에 실시한 것에 대한 책임을 물을 수는 있을 것이나, 특허법상으로는 특허는 무효가 확정되기 전에는 유효한 것으로 추정하기 때문에 상대방이 이러한 책임을 묻는다는 것도 그리 용이하지는 않을 것으로 생각됩니다.

6. [상표 Q&A] 말소된 상표의 재등록

[질문] 저는 이번에 새로 사업을 시작하면서 상표를 새로 등록할 예정이었는데 제가 사용하려고 하는 상표가 누군가에 의해 등록이 되어 있는 것을 알게 되었습니다. 그런데 불행 중 다행으로 상표권자의 관리 잘못인지 상표가 가치 없다고 생각해서인지 해당 상표가 소멸예고 목록에 올라가 있는 것을 발견했습니다. 이럴 경우 말소된 상표와 동일한 상표를 제 이름으로 등록할 수 있는지요? 혹시 안될 경우 유사한 상표로는 등록이 가능한지요?

[답변] 말소된 상표와 동일 또는 유사한 상표를 귀하의 명의로 새로 출원하여 등록을 받을 수 있습니다.

그런데 유의하실 점은 출원의 시점입니다. 원칙적으로 말소 등록된 후 1년을 경과한 후에 그와 동일 또는 유사한 상표를 출원하여야 등록 받을 수 있습니다. 상표법 제7조 제1항 제8호에는 상표권이 소멸한 날부터 1년을 경과하지 아니한 타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표로서 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 상표는 원칙적으로 상표등록이 불허된다고 규정되어 있습니다. 등록상표의 상표권이 소멸한 뒤에도 1년간 수요자 사이에 그 상표에 대한 기억과 신용이 남아있어 제3자에게 그와 동일 또는 유사한 상표의 등록을 허용한다면 상품출처에 관한 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 이를 방지하기 위한 규정입니다.

예외적으로 해당 상표가 소멸 전 1년 이상 사용되지 아니한 상표인 경우에는 1년의 경과를 기다리지 않고 바로 출원하여 등록 받을 수 있습니다. 이 경우에는 상표의 불사용으로 인해 상표에 존재하는 신용이 소멸되어 출처혼동의 우려가 없기 때문입니다. 하지만, 1년 이상 사용하지 않은 상표라는 사실은 전 상표권자가 불사용 증명을 내주지 않는 한 입증하기가 어렵지요.

또한, 상표법에서는 존속기간 만료 후 6월의 기간 내에 갱신등록출원을 추가 허용하는 유예기간을 인정하는 한편, 이 기간 내에도 선등록 상표가 갱신 등록 출원을 하지 않아 소멸하는 경우에는 유예기간 경과 후에 출원하면 등록 받을 수 있습니다. 이는 갱신등록출원이 없는 경우에는 상당기간 상표의 사용이 없었다고 추론할 수 있기 때문에 상표권 소멸 후 1년 이내라도 제3자의 출원을 허용하고 있습니다.